—“鴨王”商標最高人民法院再審案評析。
濟寧雨辰知識產權代理有限公司轉：2013年2月，最高人民法院針對“鴨王”商標行政訴訟的再審申請作出《(2012)知行字第9號行政裁定》(以下稱“第9號行政裁定”)，認定上�；春ｘ喭蹩绝喌暧邢薰�(原名上海淮海全聚德烤鴨店有限公司，以下稱“上海鴨王”)申請注冊被異議“鴨王”商標并不構成《商標法》第三十一條規(guī)定的“不正當手段搶先注冊”，因此駁回北京鴨王烤鴨店有限公司(以下稱“北京鴨王”)的再審申請。這是繼2010年12月北京市高級人民法院作出有利于上海鴨王的《(2010)高行再終字第53號行政判決》(再審判決)后最高人民法院再次作出的有利于上海鴨王的再審裁決�！傍喭酢鄙虡舜_權案從2002年1月上海鴨王申請商標至2013年2月最高人民法院做出駁回北京鴨王的再審申請裁定，歷時十幾年、過程一波三折、經歷法律規(guī)定所有程序，包括兩次再審。第9號行政裁定關于《商標法》第三十一條“不正當手段搶先注冊”的判定對類似案件具有指導作用。（濟寧商標）
一、最高人民法院再審駁回裁定
第9號行政裁定認為：《商標法》第三十一條規(guī)定意在遏制惡意搶先注冊行為，以彌補實行嚴格的注冊原則所可能造成的不公平后果。在注冊原則下，只有在先使用的未注冊商標已經具有了一定影響、而在后的商標申請人明知或者應知該在先商標而且具有從該商標聲譽中獲利的惡意，才是該條要遏制的對象�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第18條規(guī)定：“如果申請人明知或者應知他人已經使用并有一定影響力的商標而搶注，即可認定其采用了不正當手段�！痹撘庖妼ⅰ安徽斒侄巍苯忉尀椤懊髦驊保丛龠M一步要求有搭便車、侵占他人商譽的意圖。因為通常情況下，如果在先使用商標已經具有一定影響，而在后商標申請人明知或應知該商標而：陣其申請注冊即可推定其具有占用他人商標聲譽的意圖，即二者一般是重合的。（濟寧商標注冊）
但考慮到本案的具體情形，第9號行政裁定認為，上海鴨王申請注冊被異議“鴨王”商標并不構成“不正當手段搶先注冊”，具體理由如下：1、北京鴨王曾于2000年12月21日向商標局提出在第42類餐廳等服務上“鴨王”商標注冊申請，2001年7月30日商標局以“直接表示了服務的內容及特點”為由予以駁回，北京鴨王未申請復審。之后上海鴨王申請本案被異議商標，同樣被駁回。但上海鴨王申請商標評審委員會復審，并提交了其使用被異議商標的證據而獲得初審公告。北京鴨王未獲得注冊商標有在先不同行政程序的原因，亦印證了上海鴨王申請注冊被異議商標并非以不正當手段搶先注冊。2、上海鴨王申請注冊被異議商標并在上海開展相關經營活動，主觀上并無借用北京鴨王商譽的意圖，客觀上也沒有刻意與北京鴨王相聯(lián)系、造成相關公眾混淆的行為。自被異議商標申請注冊至今，上海鴨王及其相關企業(yè)在上海地區(qū)對被異議商標進行了廣泛的使用和宣傳，形成了自己的聲譽和品牌影響力，是其依靠自身努力經營取得的成果而非是搭北京鴨王便車的后果。
第9號行政裁定最后認為：商標評審委員會裁定認定上海鴨王申請注冊被異議商標不構成“不正當手段”從而核準其注冊是正確的。原一、二審判決未考慮被異議商標的申請注冊是否有侵占在先使用商標聲譽的惡意，適用法律不當。原再審判決雖然未對《商標法》第三十一條的具體適用問題進行論述，但其判決充分考慮了北京鴨王和上海鴨王的利益，判決結果應予肯定。
二、“不正當手段搶先注冊”的判定因素和標準
根據商標局及商標評審委員會2005年制定的《商標審理標準》，《商標法》第三十一條“不正當手段搶先注冊”的判定可綜合考慮七個因素：(1)系爭商標申請人與在先使用人曾有貿易往來或者合作關系；(2)系爭商標申請人與在先使用人共處相同地域或者雙方的商品／服務有相同的銷售渠道和地域范圍；(3)系爭商標申請人與在先使用人曾發(fā)生過其他糾紛，可知曉在先使用人商標；(4)系爭商標申請人與在先使用人曾有內部人員往來關系；(5)系爭商標申請人注冊后具有以牟取不當利益為目的，利用在先使用人有一定影響商標的聲譽和影響力進行誤導宣傳，脅迫在先使用人與其進行貿易合作，向在先使用人或者他人索要高額轉讓費、許可使用費或者侵權賠償金等行為；(6)他人商標具有較強獨創(chuàng)性；(7)其他可以認定為惡意的情形�！渡虡藢徖順藴省凡扇〉氖橇信e式的立法技術，并以第(7)項為兜底性的規(guī)定。上述規(guī)定無疑為大量繁重的商標審理工作提供了可供直接參照的情形，起到了積極的引導作用。尤其是第(6)項“他人商標具有較強獨創(chuàng)性”的規(guī)定，更是在大量案例實踐基礎上的總結。但是，簡單的列舉方式畢竟無法窮盡所有可能的情形，某些特殊情況終究無法對號入座。
《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》(法發(fā)[2010]12號)第18條規(guī)定將“不正當手段搶先注冊”分為系爭商標申請人在主觀狀態(tài)上的明知和應知兩種類型，并認為如果系爭商標申請人具備明知或應知的主觀狀態(tài)就可認定為采用了不正當手段。顯然，該司法意見是對《商標審理標準》的進一步歸納和總結，強化了打擊惡意搶注的力度，有效威懾、遏制了惡意搶注的行為。然而，需要正確理解該司法意見。其一，該司法意見中的“即可”并不等同于“應當”。實現(xiàn)司法公正既不能投鼠忌器，因噎廢食；也不能將臟水和孩子一起潑出去，將蒼蠅和陽光全部擋在窗戶主外。這樣，法律才能真正起到過濾器的作用，實現(xiàn)揚善懲惡的功能。如果將上述司法意見理解為只要系爭商標申請人具備明知或應知的主觀狀態(tài)就“應當”認定為采用了不正當手段，則似乎失于武斷和過于絕對，因為這樣就未將確實不屬于《商標法》第三個一條打擊對象的情形排除在外。其二，將司法意見中的“即可”等同于“應當”，實質上是“矯枉必須過正”的觀點。即便“矯枉必須過正”，“過正”之后也必須及時回歸正位。否則，“過正”就成了“枉”，即，矯正完一個“枉”，卻形成另一個“枉”。
最高人民法院第9號行政裁定進一步闡述、明確了“不正當手段搶先注冊”的判定標準，并深度解讀了上述司法意見。即，只有系爭商標申請人明知或者應知該在先商標而且具有從該商標聲譽中獲利的惡意，才是該條要遏制的對象。該司法意見之所以將“不正當手段”解釋為“明知或應知”，是因為明知、應知在一般情況下與具有侵占他人商譽的意圖重合。根據第9號行政裁定，“明知或應知”并不足以構成認定“不正當手段”的標準，系爭商標申請人是否具有“搭便車、侵占他人聲譽的意圖”才是“不正當手段搶先注冊”的實質性判斷標準。因為在某些特定情形下，明知、應知并不一定意味著具有侵占他人商譽的意圖。
從辯證唯物主義角度而言，人們的認識是螺旋式上升、反復前進的過程。正如最高人民法院知識產權庭孔祥俊法官所言，“在法律規(guī)定不清晰而需要逐漸廓清其內涵或者有兩種以上的解釋時，或者法律滯后于社會發(fā)展的需要時，或者干脆出現(xiàn)法律空白時，法院的裁判就有很強的實驗性、嘗試性或者試錯性，需要探索和創(chuàng)造�！钡�9號行政裁定在充分理解《商標法》立法宗旨和司法意見的本質精神的基礎上，結合具體案情能動司法，是對司法意見的有益補充和完善。具體而言，該再審裁定的實質義在于：其一，“不正當手段搶先注冊”的判定應當充分考慮商標的內在顯著性及爭議雙方商標申請注冊的歷史；其二，“不正當手段搶先注冊”的判定應當充分考慮系爭商標通過誠信使用創(chuàng)造聲譽的客觀事實。
三、“不正當手段搶先注冊”的判定應當充分考慮商標的內在顯著性及爭議雙方商標申請注冊的歷史
首先，《商標法》第三十一條“不正當手段搶先注冊”條款保護的未注冊商標首先是一個可以起到識別商品、服務來源作用的“商標”，而非任何“標志”。不同于注冊商標，未注冊商標的可注冊性并未經過審查機關的事先審查。因此，在適用《商標法》第三十一條權利沖突條款時，必須首先對《商標法》第九條、第十一條規(guī)定的“顯著特征”進行審查，并將顯著性納入到判定“不正當手段搶先注冊”的因素之一。如果商標具有較強的獨創(chuàng)性，那么無法合理解釋系爭商標與在先使用商標的巧合。在此基礎上可合理推斷，若非刻意摹仿，系爭商標申請人很難想到這一獨創(chuàng)性較強的的詞匯或臆造詞匯，進而認定系爭商標申請人具有侵占他人商譽的意圖。《商標審理標準》第(6)項“他人商標具有較強獨創(chuàng)性”的規(guī)定充分體現(xiàn)了這一點。
其次，從商標在先使用人北京鴨王及商標爭議申請人上海鴨王各自申請商標過程中商標審查機關持有的觀點來看，使用在餐館等服務上的“鴨王”商標的內在顯著性及獨創(chuàng)性較弱。這一點毋庸置疑。商標評審委員會異議復審裁定認為，涉案商標“鴨王”本身的獨創(chuàng)性較弱，上海鴨王與北京鴨王均從事烤鴨餐館服務行業(yè)，不排除上海鴨王與北京鴨王創(chuàng)意相同的巧合性。該異議復審裁定的實質是認為“鴨王”文字獨創(chuàng)性較弱，因此系爭商標不屬于“不正當手段搶先注冊”的情形。第9號行政裁定充分肯定了商標評審委員會異議復審裁定的正確性。
第三，北京鴨王及上海鴨王先后申請注冊的“鴨王”商標都曾被商標局以缺乏顯著性為由駁回。北京鴨王放棄復審，而上海鴨王則積極復審�？梢哉f，“鴨王”案中爭議雙方商標申請注冊的歷史是不同于其它案件的一個非常重要的客觀事實和情節(jié)。
就《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第18條規(guī)定的“明知或應知”而言，第一，對于缺乏顯著性或顯著性較弱的標識，系爭商標申請人即便明知、應知，該明知、應知的對象是公共領域的標識，還是在先使用人及其在先使用的標識?第二，系爭商標申請人即便明知、應知，申請缺乏顯著性或顯著性較弱的標識也不一定必然視為具有侵占他人商譽的意圖。
四、“不正當手段搶先注冊”的判定應當充分考慮系爭商標通過誠信使用創(chuàng)造聲譽的客觀事實
商標的價值源自使用，商標的生命在于使用，商標的精髓也在于使用。這在理論界、實踐界已經得到越來越多的共識，在現(xiàn)行《商標法》中可以找到依據，在目前進行的《商標法》第三次修改過程中也受到很大的關注和重視。針對《商標法》有關保護在先商業(yè)標志權益與維護市場秩序相協(xié)調的立法精神，最高人民法院2009年至2011年連續(xù)三年以司法意見的形式做出規(guī)定�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》(法發(fā)[2009]23號)第9條及《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第1條均規(guī)定：對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關公眾群體的訴爭商標，應當準確把握《商標法》有關保護在先商業(yè)標志權益與維護市場秩序相協(xié)調的立法精神，充分尊重相關公眾已在客觀上將相關商業(yè)標志區(qū)別開來的市場實際，注重維護已經形成和穩(wěn)定的市場秩序。《最高人民法院關于充分發(fā)揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮和促進經濟自主協(xié)調發(fā)展若干問題的意見》(法發(fā)[2011]18號)第19條規(guī)定：要注意尊重已經客觀形成的市場格局，實現(xiàn)經營者之間的包容性發(fā)展。因此，“不正當手段搶先注冊”的判定應當充分考慮系爭商標通過誠信使用創(chuàng)造聲譽的客觀事實。
首先，認定系爭商標違反《商標法》第三十一條規(guī)定的“不正當手段搶先注冊”，意味著對系爭商標申請人在道德層面及社會價值方面的否定性評價。因此，對于系爭商標申請人已經大量、長期使用的商標，應當慎重、從嚴適用，充分考慮法院判決的法律效果和社會效果的統(tǒng)一。
其次，關于《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第1條規(guī)定與第18條規(guī)定之間的協(xié)調關系。孔祥俊法官對此做出了精辟的論述并認為，該司法意見第1條“對于訴爭商標注冊人的主觀意圖(是否具有惡意)未作明確要求，這不是疏忽，當時確實考慮了意圖問題，至于對此問題未作表態(tài)，是因為實踐中的情況很復雜，而是否具有惡意有時候不好判斷。在這種情況下，至少可以理解為留下了必要時對于意圖問題進行靈活處理的空間，甚至可以理解為未作特別要求�！笨梢姡蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第1條規(guī)定的制定很好地體現(xiàn)了司法智慧、司法邏輯和司法價值，該意見第1條規(guī)定實質上是第18條規(guī)定的例外情形。
第9號行政裁定在充分尊重系爭商標通過誠信使用創(chuàng)造聲譽這一客觀事實的基礎上認定，上海鴨王主觀上并無借用北京鴨王商譽的意圖。即，自被異議商標申請注冊至今，上海鴨王及其相關企業(yè)在上海地區(qū)對被異議商標進行了廣泛的使用和宣傳，形成了自己的聲譽和品牌影響力，是其依靠自身努力經營取得的成果而非是搭北京鴨王便車的后果。
五、“鴨王”案法律糾紛之外的啟示：商標意識
“鴨王”商標確權案經過最高人民法院再審一錘定音，已經塵埃落定。從案件法律糾紛之外得到的啟示比案件本身涉及的法律問題可能更有研究價值。
首先，就北京鴨王而言，其在先使用“鴨王”商標但到目前仍未獲得注冊，因此，更多的可能是教訓。教訓之一，企業(yè)在選擇商標時應當謹慎，應對商標的可注冊性(包括內在顯著性和可能存在沖突的在先權利等方面)進行專業(yè)分析。教訓之二，企業(yè)在申請商標被駁回時，不能輕言放棄，而是應當進行必要的法律分析，然后決定是否積極進行駁回復審。商標意識不僅包括積極申請注冊商標的意識，還包括商標被駁回后積極復審主張權利的意識。北京鴨王的商標申請被駁回后放棄復審，固然與當時的法律規(guī)定有關(當時《商標法》尚未規(guī)定缺乏顯著性的標識可通過使用獲得注冊)。但是不可否認的是，北京鴨王當時放棄復審的決策很可能是錯誤的。北京鴨王放棄復審不僅喪失了其商標申請獲得注冊的機會，而且使其陷于相互矛盾的不利立場：一方面，北京鴨王主張上海鴨王具有“不正當手段搶先注冊”的惡意，就必須證明“鴨王”文字具有較強的內在顯著性；另一方面，北京鴨王在其商標申請因缺乏顯著性被駁回后放棄復審又意味著其實際上認可“鴨王”文字本身缺乏顯著性。試想，如果北京鴨王當年在其商標被駁回后積極復審，結果又當如何?
其次，就上海鴨王而言，確實有值得借鑒的地方。上海鴨王申請的商標經歷駁回、駁回復審、異議、異議復審四個行政程序，一審、二審兩個司法程序，最高人民檢察院抗訴程序，以及北京市高級人民法院和最高人民法院兩個再審程序。上海鴨王鍥而不舍、積極主張權利的商標意識值得借鑒。但是，上海鴨王在商標風險防范方面意識薄弱值得反思。上海鴨王在商標尚未獲得注冊前就投入大量的真金白銀，實際上是將企業(yè)置于巨大的潛在法律風險之中。上海鴨王的這一行為欠缺“市場宣傳推廣未動，商標申請注冊先行”的商標意識以及規(guī)避法律風險和權利沖突的商標意識。從理論上講，以上海鴨王投入的真金白銀和商業(yè)資源計算，培育其它任何一個商標都有可能獲得成功。而“鴨王”案經歷十幾年，商標權利的不確定狀態(tài)及潛在法律風險、爭議無疑極大阻礙了企業(yè)的發(fā)展進程。作者：江止，作者單位：北京市東權律師事務所
