——M公司訴S公司侵害商標權糾紛案
【裁判要旨】
在先使用并具有一定影響的未注冊商標與在后注冊的商標可能形成標識近似時，判斷兩個商標能否善意共存時，法院應當根據誠實信用原則，注意考察兩個近似標識的顯著性、知名度等因素。如兩個商標能夠相互區(qū)分，法院可以判定在先未注冊商標不構成侵權。（濟寧商標）
【案情介紹】
2001年6月，案外人J公司開始在生產、銷售的發(fā)電機產品上實際使用被控侵權標識“JINLING”�！癑INLING”系J公司名稱中“金陵”字號的漢語拼音表現形式。2007年6月，S公司作為J公司的關聯(lián)企業(yè)，在其生產的發(fā)電機組上延續(xù)使用了“JINLING及圖”標識、包裝等。（商標注冊）
2002年至2007年上半年期間，烏魯木齊某公司、鄭州某公司經銷J公司生產的“JINLING”牌發(fā)電機組共計2000余臺。2003年2月，浙江某公司向J公司購買以“JINLING”為商品名稱的發(fā)電機等商品，金額共計83萬余元，并在阿聯(lián)酋以及周邊國家和地區(qū)銷售上述商品。2004年9月至2007年5月期間J公司共出口各種型號的“JINLING”發(fā)電機組4653臺。2007年7月至2008年6月，S公司出口至尼日利亞的各種型號“JINLING”發(fā)電機組共計1.5411萬臺。2010年6月，中國內燃機工業(yè)協(xié)會小汽油機分會出具證明，S公司生產的JINLING汽油發(fā)電機組質量精良，產銷量在同行業(yè)中位居前列，在國內小汽油發(fā)電機組行業(yè)具有較高的知名度。
2008年9月，M公司受讓取得“金靈JINLING”商標。該商標注冊于2006年3月，核定使用范圍包括電機（非陸地車輛用）、電流發(fā)電機、交流發(fā)電機等商品。M公司認為，“JINLING”是該公司注冊商標的重要組成部分，是該商標的主要識別部分；S公司長期生產大量印有“JINLING”商標的發(fā)電機和發(fā)電機組產品并出口到與M公司相同的海外市場，侵犯了M公司注冊商標專用權，
造成了M公司巨大的經濟損失，故起訴要求S公司立即停止商標侵權行為、消除影響、賠償經濟損失及合理費用。S公司抗辯稱其在先使用“JINLING”標識，請求法院駁回M公司的訴訟請求。
一審法院認為，S公司在發(fā)電機組產品上使用“JINLING”標識，經過持續(xù)經營，建立了一定的影響力。M公司在受讓商標后未積極投入使用，尚未取得相關的知名度，其“金靈JINLING”注冊商標顯著性不強，相關公眾不會混淆商品的來源。因此，S公司在產品上使用的“JINLING”標識與M公司的注冊商標不構成近似，S公司未侵害M公司的注冊商標專用權。一審判決駁回M公司的全部訴訟請求。
一審判決后，M公司不服，提起上訴。二審法院認為：M公司的“金靈JINLING”注冊商標的顯著性較弱且不具有知名度；S公司在先、長期使用未注冊商標“JINLING”，其使用行為具有合理性和正當性，并積累了一定的消費群體及商譽，該商標已產生了商品的識別功能，不會導致相關公眾對S公司和M公司商品來源的混淆或誤認。因此，“JINLING”標識不會引起相關公眾對商品來源產生混淆誤認的可能。二審判決駁回M公司上訴，維持原判。
【法官評析】
一、我國商標法對在先使用的未注冊商標的保護
《中華人民共和國商標法》（下稱現行《商標法》）對在先使用的未注冊商標的保護，主要體現在以下幾條規(guī)定：其一，該法第十三條規(guī)定：“就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用�！逼涠�，該法第十五條規(guī)定：“未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。”其三，該法第三十一條規(guī)定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定
影響的商標。”從上述3條規(guī)定看，商標法對在先使用的未注冊商標的保護重點在于規(guī)范商標注冊程序，從禁止搶注的角度保護在先的未注冊商標，但并未明確侵權訴訟中在先使用的未注冊商標的保護方式。筆者認為，商標注冊程序中保護在先權益、禁止惡意搶注的立法精神可以適用于商標侵權案件，如果注冊商標所有人以在先使用的未注冊商標侵權為由提起訴訟的，未注冊商標使用人可以商標所有權人惡意搶注進行抗辯。
審判實踐中還存在另一種情況，即當無法認定商標所有人是否構成惡意搶注時，如何保護先使用的未注冊商標使用人的權利？筆者認為，識別商品來源的功能是商標的基本功能、首要功能，也是商標權利人使用商標的本意所在，對于不損害商標識別功能的使用行為，通常不構成商標侵權行為。如果無法認定惡意搶注行為的，法院可以根據誠實信用原則，在充分考慮在先使用的未注冊商標以及在后注冊商標的顯著性、知名度的基礎上，判斷兩者是否能夠共存。
二、商標近似的判斷標準
《商標法》第五十二條第（一）項規(guī)定：“未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的屬于侵犯注冊商標專用權的行為�！备鶕蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款、第十條規(guī)定，商標近似是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結構相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系；判斷商標是否近似，應當考慮請求保護注冊商標的顯著性和知名度。
根據上述規(guī)定，判斷兩個標識是否構成商標法意義上的近似商標，一個重要標準在于判斷兩個商標是否具有混淆可能性。即便被控侵權標識與注冊商標系近似標識，若二者能相互區(qū)分，不存在導致消費者混淆、誤認商品來源的可能，就不能認定兩者
構成商標法意義上的近似商標。實踐中，許多被控侵權的未注冊商標常有“搭注冊商標便車”“傍名牌”的情形，法院在判斷兩個標識是否構成近似時，應注意判斷標識的混淆可能性；同時，對于善意在先使用的商標，也應注意判斷標識的區(qū)分可能性。
三、在先使用的未注冊商標與在后注冊商標善意共存問題的考量因素
本案中，被控侵權的在先使用標識“JINLING”與在后注冊的商標“金靈JINLING”是否足以造成相關消費者對商品來源的混淆與誤認，并構成商標法意義上的近似商標，是本案討論的重點。
第一，M公司受讓取得注冊在第7類商品上的“金靈JINLING”商標，該商標是文字與拼音的組合商標。一方面，商標注冊信息顯示，在同類商品上獲準注冊的多件商標亦為含有“JINLING”拼音的文字拼音組合商標，只是該拼音分別與不同的中文文字相對應，如金陵、金羚或金嶺。另一方面，國家工商行政管理總局商標局在多類其他商品核準注冊的商標中，有“金靈”文字商標。因此，從“金靈JINLING”注冊商標的中文拼音的組成方式、文字的獨創(chuàng)性和區(qū)別性的角度看，M公司的“金靈JINLING”注冊商標的顯著性較弱。
第二，M公司的“金靈JINLING”商標雖注冊于2006年3月，但沒有證據證明商標注冊后原權利人的商標使用情況，M公司受讓商標后使用該商標生產銷售發(fā)電機產品情況，以及使用商標而獲得的商標信譽、知名度等情況，故M公司的“金靈JINLING”注冊商標尚不具有知名度。
第三，從涉案未注冊商標的使用情況看，首先，在S公司成立前，其關聯(lián)企業(yè)J公司于2001年6月即在發(fā)電機產品上使用企業(yè)字號的拼音——“JINLING”標識，并通過持續(xù)的生產、經營行為，使帶有“JINLING”標識的發(fā)電機產品在國內外
具有了可觀的銷量。S公司的未注冊商標的實際使用時間早于“金靈JINLING”商標的注冊時間。其次，在S公司繼受J公司生產業(yè)務后，繼續(xù)在產品上使用“JINLING”標識，開拓了經營業(yè)務，并獲得行業(yè)協(xié)會對其JINLING產品的認可。標有“JINLING”標識的發(fā)電機組產品經過J公司和S公司的持續(xù)經營，已有了一定的影響力，并在相關消費者中具有一定的知名度。盡管該商標并未注冊，理論上無法獲得如注冊商標同等的保護，但相關領域的消費者對標注有“JINLING”標識的發(fā)電機來源于S公司的事實具有清晰的辨識，不存在誤認來源、混淆生產者的可能性。S公司的非注冊商標與M公司的注冊商標不具有混淆的可能性，不構成商標法意義上的近似商標。
第四，從兩個涉案標識使用的正當性來看，首先，J公司使用的“JINLING”標識系該公司的企業(yè)字號的拼音拼寫，J公司的原始使用及S公司的繼受使用均具有合理性。同時，S公司的發(fā)電機商品較M公司的商品更具有市場影響，其在先使用“JINLING”標識的行為并不存在“搭便車”之意。其次，S公司的“JINLING”標識雖具有一定影響，但屬非馳名商標，且無證據證明在后注冊的“金靈JINLING”商標為M公司惡意搶注，故S公司難以依據《商標法》第四十一條第二款規(guī)定，通過向行政機關請求撤銷該注冊商標的方式維護其標識權利。
綜上所述，在先使用的未注冊商標“JINLING”在行業(yè)中具有一定影響力，與在后注冊商標“金靈JINLING”可以相互區(qū)分，不會導致消費者的混淆，故兩標識可以善意共存。據此，一、二審法院均判決駁回M公司的商標侵權訴請，維持業(yè)已建立的市場秩序，判決公正合理。（濟寧雨辰知識產權代理有限公司轉）
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