——評析寶光實業(yè)（集團(tuán)）有限公司訴商標(biāo)評審委員會商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政案（濟(jì)寧雨辰知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司轉(zhuǎn)）
本案要旨
在申請商標(biāo)標(biāo)志與引證商標(biāo)標(biāo)志近似程度較高，但申請商標(biāo)為申請人的企業(yè)字號且使用時間遠(yuǎn)早于引證商標(biāo)的申請日，引證商標(biāo)所有人出具共存協(xié)議或同意書同意申請商標(biāo)注冊的情況下，該共存協(xié)議或同意書應(yīng)當(dāng)作為適用現(xiàn)行商標(biāo)法第二十八條審查判斷申請商標(biāo)可否獲準(zhǔn)注冊時應(yīng)予考量的因素。（濟(jì)寧商標(biāo)）
案情
申請商標(biāo)為第7522204號“STELUX”商標(biāo)（如圖），申請日為2009年7月6日，申請人為寶光實業(yè)（集團(tuán)）有限公司（下稱寶光公司），指定使用商品為第14類貴重金屬盒、手表、寶石等。（商標(biāo)注冊）
國家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）經(jīng)審查，初步審定在“貴重金屬盒”上使用申請商標(biāo)的注冊申請，駁回在手表等復(fù)審商品上使用申請商標(biāo)的注冊申請，理由為申請商標(biāo)與引證商標(biāo)近似。
引證商標(biāo)為第G984611號“STELLUX”商標(biāo)（如圖），申請日為2008年9月16日，優(yōu)先權(quán)申請日為2008年5月8日，申請人為施華洛世奇公司，指定使用商品為第14類手表、表玻璃、寶石等。2009年1月1日，引證商標(biāo)經(jīng)商標(biāo)局初步審定并公告，2009年4月30日，寶光公司對引證商標(biāo)提出商標(biāo)異議申請。
寶光公司不服商標(biāo)局作出的商標(biāo)注冊駁回決定，向國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（下稱商評委）提出復(fù)審申請，其理由為申請商標(biāo)為其商號，經(jīng)長期使用具有較高知名度。寶光公司已向商標(biāo)局對引證商標(biāo)提出異議，請求暫緩審理該案。寶光公司請求準(zhǔn)許申請商標(biāo)在全部復(fù)審商品上的注冊申請。
寶光公司向商評委提交了部分涉及引證商標(biāo)異議的材料。部分材料表明，寶光公司成立于2006年1月16日，名稱為Stelux Hong Kong Limited，2006年5月22日變更為現(xiàn)名稱STELUX HOLDINGS LIMITED，即寶光公司；其關(guān)聯(lián)企業(yè)成立于1963年，經(jīng)營鐘表及手鐲生意，1972年即在中國香港交易所上市，字號中均含有“STELUX”。其他材料包括寶光公司網(wǎng)站介紹，寶光公司在其他國家和地區(qū)的注冊信息，申請商標(biāo)的宣傳資料、年報、產(chǎn)品訂單，寶光公司的獲獎情況，寶光公司籌集善款證明等。
商評委作出第35297號決定，認(rèn)定：至該案審理之時，引證商標(biāo)在異議程序中，因異議結(jié)案終止，其仍為在先注冊的有效商標(biāo)。申請商標(biāo)與引證商標(biāo)均為純英文商標(biāo)，二者僅中間一字母之差，在字母構(gòu)成、呼叫上相近，且均無明確的、固有的含義。兩商標(biāo)同時指定使用在同一種或類似商品上，易使消費者對商品的來源產(chǎn)生混淆與誤認(rèn)，兩商標(biāo)已構(gòu)成我國現(xiàn)行商標(biāo)法第二十八條所指的使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)。寶光公司提供的證據(jù)不足以證明申請商標(biāo)經(jīng)使用已產(chǎn)生可與引證商標(biāo)相區(qū)分的顯著性，商評委決定：申請商標(biāo)在全部復(fù)審商品上的注冊申請予以駁回。
在該案原審訴訟中，寶光公司向原審法院提交了寶光公司與施華洛世奇公司簽署的商標(biāo)共存協(xié)議及其譯文、經(jīng)公證認(rèn)證的施華洛世奇公司簽署的同意書。該協(xié)議載明：2011年3月17日，寶光公司與施華洛世奇公司達(dá)成協(xié)議，其中包括：施華洛世奇公司承認(rèn)寶光公司在寶光實業(yè)商品與服務(wù)上是“STELUX”商號的所有人；施華洛世奇公司不以任何方式對下列商標(biāo)的使用、注冊申請及注冊提出異議、撤銷、質(zhì)疑或反對：包括申請商標(biāo)在內(nèi)的現(xiàn)有“STELUX”商標(biāo)，在中國大陸及香港地區(qū)，在手表及類似商品上的“STELUX”商標(biāo)。如若現(xiàn)有的“STELUX”商標(biāo)的注冊申請不管因何原因未獲得有關(guān)主管機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)，施華洛世奇公司保證不反對“STELUX”商標(biāo)在其原申請中相關(guān)類別商品或服務(wù)上以未注冊商標(biāo)的形式進(jìn)行使用。寶光公司承認(rèn)施華洛世奇在施華洛世奇商品上是“STELLUX”商標(biāo)的所有人；寶光公司自該協(xié)議簽訂之日起21日內(nèi)撤銷其對包括引證商標(biāo)在內(nèi)的列明商標(biāo)提出的異議申請。2011年4月7日，寶光公司向商標(biāo)局提交撤回對引證商標(biāo)商標(biāo)提出的異議申請書。2011年4月19日經(jīng)過公證認(rèn)證的同意書載明：施華洛世奇公司向商標(biāo)局、商評委出具同意書，同意且不反對寶光公司在中國使用和注冊申請商標(biāo)，商品包括：鐘、表、手表、鐘表機(jī)件、鐘表指針（鐘表制造）、鐘表盤（鐘表制造）、手表帶、表鏈、鐘表盒、玻璃、表玻璃。
判決
北京市第一中級人民法院經(jīng)審理，依照行政訴訟法第五十四條第（一）項之規(guī)定，判決：維持第35297號決定。
寶光公司不服原審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。認(rèn)為：引證商標(biāo)在其指定使用的商品上并無實際使用，相關(guān)公眾無從知曉，申請商標(biāo)經(jīng)過長期使用，有較高知名度，申請商標(biāo)的注冊使用不會使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。上訴人與引證商標(biāo)所有人就有關(guān)商標(biāo)在包括中國大陸范圍內(nèi)的共存協(xié)議以及引證商標(biāo)所有人明確同意申請商標(biāo)在復(fù)審商品上注冊的事實已經(jīng)消除了雙方之間的商標(biāo)權(quán)利沖突，綜合考慮該案情況，允許申請商標(biāo)注冊不會導(dǎo)致消費者利益受損，應(yīng)核準(zhǔn)申請商標(biāo)的注冊申請。原審判決對訴訟階段的相關(guān)理由未予考慮，造成上訴人的審級損失。
二審法院經(jīng)審理，依照行政訴訟法第六十一條第（三）項、最高人民法院關(guān)于執(zhí)行《中華人民共和國行政訴訟法》若干問題的解釋第七十條之規(guī)定，判決：撤銷一審判決；撤銷商標(biāo)駁回復(fù)審決定；商評委重新作出決定。評析
該案中，引證商標(biāo)申請注冊的時間早于申請商標(biāo)，且引證商標(biāo)指定使用的商品類別與申請商標(biāo)指定使用的商品相同或者類似，但二審法院最終認(rèn)為申請商標(biāo)應(yīng)予核準(zhǔn)注冊，主要考慮了以下因素：
一、按我國現(xiàn)行商標(biāo)法第二十八條判斷兩商標(biāo)是否構(gòu)成同一種商品上的近似商標(biāo)、類似商品上的相同商標(biāo)以及類似商品上的近似商標(biāo)，均必須滿足易導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆的要件。商標(biāo)近似是指兩商標(biāo)相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為其來源存在特定聯(lián)系。從申請商標(biāo)與引證商標(biāo)相比可以看出，二者均為英文文字商標(biāo)，其差別僅在于一個字母不同，二者的標(biāo)識近似程度較高。
二、引證商標(biāo)所有人出具了共存協(xié)議、同意書同意申請商標(biāo)注冊的情況下，該共存協(xié)議、同意書應(yīng)當(dāng)作為適用我國現(xiàn)行商標(biāo)法第二十八條審查判斷申請商標(biāo)可否獲準(zhǔn)注冊時應(yīng)予考量之因素。原因在于：第一，商標(biāo)申請注冊中，根據(jù)我國現(xiàn)行商標(biāo)法第二十八條對于混淆可能性的判斷是商標(biāo)授權(quán)行政機(jī)關(guān)或者人民法院從相關(guān)公眾的角度作出的一種推定，而共存協(xié)議、同意書是由與自身具有直接利益關(guān)系的在先商標(biāo)權(quán)人出具，其對是否可能產(chǎn)生混淆的判斷更加符合市場實際。因此，若無其他明顯因素表明存在混淆的可能性，共存協(xié)議、同意書通常是排除混淆可能性的有力證據(jù)。第二，商標(biāo)權(quán)是一種民事財產(chǎn)權(quán)利。根據(jù)意思自治的原則，除非涉及重大公共利益，商標(biāo)權(quán)人可依自己的意志對權(quán)利進(jìn)行處分。共存協(xié)議、同意書即為在后商標(biāo)申請人經(jīng)與在先商標(biāo)權(quán)人協(xié)商，由在先商標(biāo)權(quán)人作出的同意近似標(biāo)志在相同或類似服務(wù)上共存的意思表示。共存協(xié)議、同意書體現(xiàn)了在先商標(biāo)權(quán)人對其權(quán)利的處分。第三，立法的直接目的是保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利，同時兼顧消費者的利益。只有在有充分證據(jù)證明在先商標(biāo)權(quán)人簽署的共存協(xié)議、同意書侵害了消費者利益的情況下，在先商標(biāo)權(quán)人對其權(quán)利的處分才應(yīng)當(dāng)予以否定。
三、二審法院認(rèn)為申請商標(biāo)應(yīng)予核準(zhǔn)注冊的關(guān)鍵是采信了施華洛世奇股份公司出具的共存協(xié)議、同意書。雖然引證商標(biāo)的申請日在申請商標(biāo)之前，但是，申請商標(biāo)為寶光公司的英文商號，使用時間較長，遠(yuǎn)早于引證商標(biāo)的申請日，雖然商標(biāo)局認(rèn)定引證商標(biāo)與申請商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)，但引證商標(biāo)在評審時僅為初審公告的商標(biāo)，因?qū)毠夤緦ζ涮岢霎愖h申請，故引證商標(biāo)在評審時的效力尚不確定，在此情況下，寶光公司與引證商標(biāo)的申請人施華洛世奇公司達(dá)成商標(biāo)共存協(xié)議，寶光公司已依據(jù)協(xié)議撤回對引證商標(biāo)的異議申請，施華洛世奇公司亦向商標(biāo)局出具同意書，同意申請商標(biāo)在相關(guān)商品上注冊。至此，雙方當(dāng)事人均對其商標(biāo)指定使用商品的范圍作出明確界定，引證商標(biāo)主要使用于珠寶飾品等類似商品上，申請商標(biāo)主要使用在鐘表等類似商品上。在此情況下，雙方商標(biāo)可以在市場上予以區(qū)分，在無證據(jù)表明該同意書會對消費者利益造成損害的情況下，應(yīng)當(dāng)予以尊重。
四、鑒于施華洛世奇公司已明確保證不反對“STELUX”商標(biāo)在其原申請中相關(guān)類別商品或服務(wù)上以未注冊商標(biāo)的形式進(jìn)行使用，且申請商標(biāo)為寶光公司的英文商號，則兩者共存于市場的局面必然存在，因此，準(zhǔn)許申請商標(biāo)注冊將更有利于維護(hù)商標(biāo)市場秩序，從而保護(hù)雙方當(dāng)事人及消費者的利益。
綜合考慮上述因素，二審法院認(rèn)為對施華洛世奇公司出具的同意書予以采信，申請商標(biāo)與引證商標(biāo)共存于相同或類似商品上，不易引起相關(guān)公眾的混淆，不構(gòu)成我國現(xiàn)行商標(biāo)法第二十八條規(guī)定的近似商標(biāo)，故申請商標(biāo)應(yīng)當(dāng)予以核準(zhǔn)注冊，但應(yīng)以同意書明確的商品范圍為限。（作者單位：北京市高級人民法院）
