——評(píng)析原告陜西茂志娛樂(lè)有限公司訴被告美國(guó)夢(mèng)工場(chǎng)動(dòng)畫影片公司等侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)糾紛案（濟(jì)寧雨辰知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司轉(zhuǎn)）
本案要旨
被告對(duì)涉案標(biāo)識(shí)的使用是否是商標(biāo)性使用是商標(biāo)侵權(quán)案件中判定侵權(quán)的前提，敘述性使用是非商標(biāo)性使用的一種典型表現(xiàn)形式，被告關(guān)于敘述性使用的抗辯一旦成立，原告的訴訟主張便無(wú)法得到人民法院的支持。（濟(jì)寧商標(biāo)）
案情
2010年6月28日，陜西茂志娛樂(lè)有限公司（下稱茂志公司）取得第6353409號(hào)“功夫熊貓及圖”文字圖形組合注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，核定使用服務(wù)為第41類教育、圖書館服務(wù)、馴獸、組織教育或娛樂(lè)競(jìng)賽、圖書出版、電影制作、經(jīng)營(yíng)彩票，注冊(cè)有效期限自2010年6月28日至2020年6月27日止。該商標(biāo)的申請(qǐng)日期為2007年11月1日。動(dòng)畫電影《KUNG FU PANDA》（中文名稱為《功夫熊貓》）和《KUNG FU PANDA 2》（中文名稱為《功夫熊貓2》）均由美國(guó)夢(mèng)工場(chǎng)動(dòng)畫影片公司（下稱夢(mèng)工場(chǎng)公司）制作、美國(guó)派拉蒙影業(yè)公司發(fā)行，先后于2008年6月和2011年5月在中國(guó)首映。茂志公司認(rèn)為上述二被告的行為屬于在相類似的服務(wù)上使用與茂志公司涉案注冊(cè)商標(biāo)相近似的標(biāo)識(shí)，由于涉案被訴侵權(quán)的電影知名度高，在茂志公司以后使用其涉案注冊(cè)商標(biāo)的過(guò)程中，會(huì)使相關(guān)公眾產(chǎn)生反向混淆，構(gòu)成對(duì)其涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。夢(mèng)工場(chǎng)公司則認(rèn)為其將“功夫熊貓”作為電影名稱使用，并非商標(biāo)性使用，而是對(duì)其合法權(quán)利的合理使用。(商標(biāo)注冊(cè)）
判決
北京市第二中級(jí)人民法院認(rèn)為，茂志公司依法在第41類電影制作等服務(wù)類別上享有涉案“功夫熊貓及圖”文字圖形組合商標(biāo)的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。涉案被訴電影《功夫熊貓2》由夢(mèng)工場(chǎng)公司制作，派拉蒙影業(yè)公司發(fā)行。未經(jīng)許可，在與注冊(cè)商標(biāo)核定使用商品或服務(wù)相同或者相類似的商品或服務(wù)上，使用與該注冊(cè)商標(biāo)相同或相近似的商標(biāo)的，屬于侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。因此，被告被訴行為是否屬于商標(biāo)性使用是判斷是否構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯的前提條件。商標(biāo)是區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的標(biāo)識(shí)，凡具有區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源功能的商業(yè)標(biāo)記或者符號(hào)都屬于商標(biāo)。該案中，涉案被訴電影在中國(guó)公映時(shí)均使用“功夫熊貓”作為電影名稱，并自2005年起就在新聞報(bào)道、海報(bào)等宣傳材料中以“功夫熊貓”作為電影名稱對(duì)上述電影進(jìn)行了持續(xù)宣傳�！肮Ψ蛐茇垺弊鳛樵摬侩娪白髌返慕M成部分，系用以概括說(shuō)明電影內(nèi)容的表達(dá)主題，本身具有敘述性，而并非用以區(qū)分電影的來(lái)源。因此，在涉案被訴電影及宣傳材料中使用“功夫熊貓”作為電影名稱并非商標(biāo)性使用。據(jù)此，法院一審判決駁回茂志公司的全部訴訟請(qǐng)求。茂志公司不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴，北京市高級(jí)人民法院二審駁回了茂志公司的上訴，維持了一審判決。
評(píng)析
該案要點(diǎn)是如何判定被告的涉案行為是否構(gòu)成商標(biāo)使用。商標(biāo)的使用指的是商標(biāo)意義上的使用行為，就是使用商標(biāo)表明商品或者服務(wù)的來(lái)源，使相關(guān)公眾區(qū)分不同市場(chǎng)主體提供的同類商品或者服務(wù)的行為。使用與商標(biāo)圖樣相同的標(biāo)記，但并非用來(lái)區(qū)分同類商品或者服務(wù)的不同提供者的，不屬于商標(biāo)的使用。一般而言，標(biāo)識(shí)的敘述性使用、標(biāo)識(shí)的指示性使用、標(biāo)識(shí)的非商業(yè)性使用不屬于商標(biāo)的使用。
美國(guó)《蘭哈姆法》第33條規(guī)定了標(biāo)識(shí)的敘述性使用：“將并非作為商標(biāo)，而是對(duì)有關(guān)當(dāng)事人自己的商業(yè)上的個(gè)人名稱的使用，或?qū)εc該當(dāng)事人的產(chǎn)地有合法利益關(guān)系的任何人的個(gè)人名稱的使用，或?qū)υ摦?dāng)事人的商品或服務(wù)，或其地理產(chǎn)地有敘述性的名詞或圖形的使用，……這種使用必須是只用于敘述該當(dāng)事人的商品或服務(wù)的正當(dāng)?shù)�、誠(chéng)實(shí)地使用”�！杜c貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議》第十七條規(guī)定：“成員可規(guī)定商標(biāo)權(quán)的有限例外，諸如對(duì)說(shuō)明性詞匯合理使用之類。”我國(guó)《商標(biāo)法實(shí)施條例》第四十九條也概括地規(guī)定了標(biāo)識(shí)的敘述性使用。
敘述性使用的對(duì)象大多是固有顯著性較弱的商標(biāo)，即這些商標(biāo)的標(biāo)識(shí)大多是商標(biāo)的通用名稱、圖形、型號(hào)、或者直接表示商品的質(zhì)量、原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的描述性名詞、地理名詞、姓氏、顏色本身以及指示商品等級(jí)、樣式、內(nèi)容的文字、記號(hào)、數(shù)字、字母等。這些詞匯在成為商標(biāo)前就已經(jīng)有固有含義且廣泛使用，是屬于公共領(lǐng)域的詞匯，這些詞匯因被長(zhǎng)期使用，獲得一定的顯著性后就具有了“第二含義”，這才是受我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法保護(hù)的商標(biāo)。如果他人只是在這些詞匯的“第一含義”上作敘述性使用，即使其詞形外觀與注冊(cè)商標(biāo)的商標(biāo)標(biāo)識(shí)完全一樣，我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法也并不予以禁止。
構(gòu)成敘述性使用的標(biāo)識(shí)，主要有以下幾種情形：1.商品描述中的使用；2.地名標(biāo)識(shí)中的使用；3.名稱、姓名的正當(dāng)使用。該案中，夢(mèng)工場(chǎng)公司將“功夫熊貓”作為電影名稱使用屬于第一種情形�！肮Ψ蛐茇垺笔且粋�(gè)偏正結(jié)構(gòu)的組合詞匯，無(wú)論“功夫”還是“熊貓”，都是具有“第一含義”的非臆造詞。夢(mèng)工場(chǎng)公司在使用“功夫熊貓”描述其電影作品時(shí)，主觀上在于敘述電影主角是一只會(huì)中國(guó)功夫的熊貓，概括說(shuō)明電影的主題內(nèi)容，沒(méi)有把與原告商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)當(dāng)作為商標(biāo)使用的意圖；客觀上該電影名稱不足以區(qū)別商品來(lái)源，普通消費(fèi)者一般也不會(huì)基于該名稱就混淆服務(wù)來(lái)源。因?yàn)樯姘缸?cè)商標(biāo)“功夫熊貓”固有顯著性不強(qiáng)，除了具有指示商品和服務(wù)來(lái)源的作用外，其本身還有原始含義，所以原告不能阻止被告在商業(yè)活動(dòng)中將這些詞匯作為商品描述性詞匯，對(duì)自己電影的主題內(nèi)容進(jìn)行敘述和說(shuō)明。
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