在實踐中，在先權(quán)利被搶注的情況很普遍，現(xiàn) 有很多案件是將他人享有著作權(quán)的美術(shù)作品注冊為 商標(biāo)。對于這種情形，著作權(quán)人或者利害關(guān)系人可 以通過商標(biāo)異議或無效宣告程序主張著作權(quán)來加以 阻止。《商標(biāo)法》第三十二條前半段規(guī)定：“申請 商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”。著作 權(quán)屬于《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的“在先權(quán) 利”之一。
未經(jīng)著作權(quán)人的許可，將他人享有著作權(quán)的 作品申請注冊商標(biāo)，應(yīng)認(rèn)定為對他人在先著作權(quán)的 損害，系爭商標(biāo)應(yīng)當(dāng)不予核準(zhǔn)注冊或者予以無效宣 告。適用要件如下：
（1）在系爭商標(biāo)申請注冊之前他人已在先享有 著作權(quán)；
（2）系爭商標(biāo)與他人在先享有著作權(quán)的作品相 同或者實質(zhì)性相似；
（3）系爭商標(biāo)注冊申請人接觸過或者有可能接 觸到他人享有著作權(quán)的作品；
（4）系爭商標(biāo)注冊申請人未經(jīng)著作權(quán)人的 許可。
(一) 在系爭商標(biāo)申請注冊之前他人已在先享 有著作權(quán)
在先享有著作權(quán)是指，在系爭商標(biāo)申請注冊日 之前，他人已經(jīng)通過創(chuàng)作完成作品或者繼承、轉(zhuǎn)讓 等方式取得著作權(quán)。“作品”是指受到《中華人民 共和國著作權(quán)法》保護(hù)的客體。
我國《著作權(quán)法實施條例》雖然規(guī)定只有具備 “獨(dú)創(chuàng)性”的勞動成果才能成為著作權(quán)法意義上的 作品，但對“獨(dú)創(chuàng)性”中“創(chuàng)”的高度沒有作出 任何規(guī)定，由于在立法上始終缺乏對“獨(dú)創(chuàng)性” 標(biāo)準(zhǔn)的界定，導(dǎo)致行政和司法實踐中判斷尺度也 無法統(tǒng)一。
(二) 系爭商標(biāo)與他人在先享有著作權(quán)的作品 相同或者實質(zhì)性相似
對于判斷兩件作品是否構(gòu)成實質(zhì)性近似的審查標(biāo)準(zhǔn)與判斷兩枚商標(biāo)是否構(gòu)成近似的審查標(biāo)準(zhǔn)是 不同的。“商標(biāo)近似”是申請商標(biāo)與引證商標(biāo)相比 較，在文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及 顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者 其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對商品 的來源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為其與來源于引證商標(biāo)的商 品有特定的聯(lián)系。而“作品”實質(zhì)性相似應(yīng)從保護(hù) 他人作品本身出發(fā)，看在后作品是否復(fù)制了在先作 品整體或復(fù)制了在先作品具有獨(dú)創(chuàng)性表達(dá)（主要特 征）的部分。
(三) 系爭商標(biāo)注冊申請人接觸過或者有可能 接觸到他人享有著作權(quán)的作品
如果著作權(quán)人或利害關(guān)系人能夠提供證據(jù)，比 如雙方有過業(yè)務(wù)往來的合同、發(fā)票、照 片等證明系爭商標(biāo)注冊人曾接觸過 著作權(quán)人在先享有著作權(quán)的作 品，那么就可以直接認(rèn)定系 爭商標(biāo)構(gòu)成對他人在先著作 權(quán)的損害，除非系爭商標(biāo) 注冊人能夠證明系爭商標(biāo) 是其獨(dú)立創(chuàng)作完成的或者 其得到了著作權(quán)人的許可。
“直接接觸過”的情況 在實踐中并不常見，更多的是 “接觸可能性”，這就需要間接 證據(jù)來推定，這時候需要考慮著作權(quán) 人或利害關(guān)系人對作品在中國大陸地區(qū)的公開 發(fā)表和宣傳使用的情況，同時也要考慮作品的獨(dú)創(chuàng) 性高低、爭議商標(biāo)與作品實質(zhì)近似程度等進(jìn)行綜合 判斷。
（四）系爭商標(biāo)注冊申請人未經(jīng)著作權(quán) 人的許可
系爭商標(biāo)注冊申請人應(yīng)就其主張的取得著作權(quán) 人許可的事實承擔(dān)舉證責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和 國著作權(quán)法》及其《實施條例》的有關(guān)規(guī)定，系爭 商標(biāo)注冊申請人應(yīng)當(dāng)就著作權(quán)人做出過直接的、明 確的許可其使用作品申請注冊商標(biāo)的意思表示舉證 證明。對于這點(diǎn)不做過多論述，因為舉證責(zé)任在系 爭商標(biāo)注冊人一方，且在實踐中，如果系爭商標(biāo)注 冊人真的經(jīng)過著作權(quán)人的許可，著作權(quán)人也就沒必 要提交異議申請或無效宣告申請了。
