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《商標法》第四條第一款規(guī)定，不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應(yīng)當予以駁回。判斷短期內(nèi)大量申請注冊商標行為，是否構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標注冊申請，可以通過注冊行為本身的客觀表現(xiàn)，運用邏輯推理和日常生活經(jīng)驗法則進行推定，但有相反證據(jù)足以推翻該推定的除外。我國商標法并無防御性商標注冊的制度設(shè)計，若申請人短期內(nèi)大量申請注冊商標超出其經(jīng)營所需，可以認定構(gòu)成《商標法》第四條第一款的規(guī)定。但是，在申請人提供證據(jù)證明其就訴爭商標進行了實際使用或具有使用意圖，且結(jié)合申請人自身使用能力等因素綜合考量，足以證明申請人的實際使用意圖，則可以認定訴爭商標申請注冊的行為不構(gòu)成《商標法》第四條第一款之規(guī)定。
基本案情
第53870470號“極氪”商標（下稱訴爭商標）由浙江吉利控股集團有限公司（下稱吉利公司）。于2021年2月25日提出注冊申請，指定使用商品為第18類“軟毛皮（仿皮制品）；包；皮制家具罩；皮繩；傘；手杖；馬具配件；行李箱；名片夾；背包”。國家知識產(chǎn)權(quán)局于2022年3月31日作出商評字〔2022〕第107607號《關(guān)于第53865256號“極氪”商標駁回復(fù)審決定書》（下稱被訴決定），認為：申請人短期內(nèi)提交了包含訴爭商標在內(nèi)的大量商標注冊申請，且申請人在案提交的證據(jù)亦不足以證明其大量申請注冊商標的行為是出于真實的使用意圖，申請人上述行為明顯超出正常經(jīng)營活動需要，屬于不以使用為目的的惡意商標注冊申請，違反《中華人民共和國商標法》（下稱《商標法》）第四條第一款的規(guī)定，應(yīng)予以駁回。決定：訴爭商標的注冊申請予以駁回。
吉利公司不服國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的被訴決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。請求撤銷被訴決定，判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
一審階段，吉利公司提交了三組證據(jù)，第一組為吉利公司“極氪”商標授權(quán)使用情況證據(jù)，證明“極氪”商標授權(quán)使用情況；第二組為吉利公司極氪汽車銷售、宣傳和獲獎情況證據(jù)，證明吉利公司出于對“極氪”商標使用意圖及防御目的而提交訴爭商標申請，并非不以使用為目的的惡意申請；第三組為吉利公司在第18類“箱、包、傘”等商品上已實際使用訴爭商標的證據(jù)，具體包括：1.訴爭商標在箱包、傘等商品上使用的框架合同、訂單和發(fā)票；2.吉利公司在極氪APP上銷售標有訴爭商標的箱包、傘等商品的截圖公證書；3.網(wǎng)絡(luò)媒體2021年對極氪箱包、傘的部分介紹；4.極氪APP部分箱包、傘等后臺銷售訂單公證書，證明吉利公司在第18類箱包、傘等商品已經(jīng)實際使用了訴爭商標，并非不以使用為目的的惡意申請。
二審階段，吉利公司提交了3份證據(jù)，證據(jù)一為北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出的（2022）京73行初16296號一審判決書；證據(jù)二為極氪ZEEKR天貓和京東旗艦店銷售網(wǎng)頁公證書；證據(jù)三為部分復(fù)制摹仿“極氪”和“ZEEKR”商標注冊列表。上述證據(jù)一、二證明訴爭商標不構(gòu)成《商標法》第四條第一款規(guī)定，證據(jù)三證明其他主體于2021年4月開始在45個類別上申請“極氪之光”“ZEEMR”等商標，該種情況使吉利公司已實際投入使用的“極氪ZEEKR”商標存在無法獲準注冊和侵權(quán)的風險，可能面臨重大損失。
二審訴訟中，經(jīng)與國家知識產(chǎn)權(quán)局核實，其稱吉利公司及其關(guān)聯(lián)公司在2020年12月24日至2021年3月10日期間，共計申請了900余件商標，除文字“極氪”商標外，還有眾多其他商標，涉及第3類、第9類、第12類、第16類、第37類和第38類等多個類別。就上述情況，經(jīng)與吉利公司確認，其稱除上述商標均系吉利公司申請注冊外，其他情況均屬實。
審判
北京知識產(chǎn)權(quán)法院審理認為，商標的注冊應(yīng)當是以具有真實使用的意圖為前提。吉利公司短期內(nèi)提交了包含訴爭商標在內(nèi)的大量商標注冊申請，且吉利公司在案提交的證據(jù)亦不足以證明其大量申請注冊商標的行為是出于真實的使用意圖。吉利公司上述行為明顯超出正常經(jīng)營活動需要，屬于不以使用為目的的惡意商標注冊申請，違反《商標法》第四條第一款的規(guī)定，應(yīng)予以駁回。商標審查遵循個案審查原則，其他商標的注冊情況與本案不同，不能成為本案申請商標獲準注冊的當然依據(jù)。因此，被訴決定認定訴爭商標的申請注冊違反《商標法》第四條第一款的規(guī)定并無不當。北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決：駁回吉利公司的訴訟請求。
吉利公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，并補充提交了類似案件行政判決書、極氪ZEEKR天貓和京東旗艦店銷售網(wǎng)頁公證書、部分復(fù)制摹仿“極氪”和“ZEEKR”商標的注冊列表等證據(jù)，用以證明訴爭商標的申請注冊不違反《商標法》第四條第一款之規(guī)定。
北京市高級人民法院認為，訴爭商標由文字“極氪”組成，為吉利公司所獨創(chuàng)，具有一定顯著特征，但是根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局所查明的情況，吉利公司及其關(guān)聯(lián)公司在2020年12月24日至2021年3月10日期間，共計申請了900余件商標，涉及多個商品或服務(wù)類別，從其申請的時間跨度、申請數(shù)量、指定使用的商品或服務(wù)類別等方面分析，并結(jié)合吉利公司在商標評審階段所提交的證據(jù)，被訴決定關(guān)于訴爭商標申請注冊行為違反《商標法》第四條第一款規(guī)定的認定并無不當。但是，考慮到商標授權(quán)程序在本案訴訟中未終結(jié)，若不接受當事人補充提交的證據(jù)，顯然不利于對當事人合法權(quán)益的保護，尤其是吉利公司在原審訴訟中提交的第三組證據(jù)中的采購訂單、發(fā)票、“極氪”APP和“極氪訂閱”APP，以及二審訴訟中提交的極氪ZEEKR天貓和京東旗艦店銷售網(wǎng)頁公證書等證據(jù)，足以證明訴爭商標在“行李箱、背包、傘”等商品上進行了實際使用或具有使用意圖，同時結(jié)合吉利公司自身企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營范圍、經(jīng)營發(fā)展所需等因素，足以證明其申請注冊涉案訴爭商標具有實際使用意圖，可以推翻被訴決定關(guān)于訴爭商標的注冊申請違反《商標法》第四條第一款的認定結(jié)論。北京市高級人民法院二審判決：一、撤銷原審判決；二、撤銷被訴決定；三、國家知識產(chǎn)權(quán)局就吉利公司針對第53870470號“極氪”商標提出的駁回復(fù)審申請重新作出決定。
重點評析
我國采取商標注冊制度，商標注冊申請時雖不要求已經(jīng)使用，但商標作為工業(yè)產(chǎn)權(quán)，其價值本身在于投入市場經(jīng)營進行使用。為有效遏制商標惡意注冊，加大商標專用權(quán)保護力度，解決實踐中出現(xiàn)的突出問題，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，2019年修正的《商標法》在2013年《商標法》第四條第一款基礎(chǔ)上新增了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應(yīng)當予以駁回”條款，旨在從源頭上嚴格規(guī)制非使用目的的商標注冊行為，回歸商標法以使用為目的的制度初衷。2019年正式發(fā)布的《北京市高級人民法院商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》（下稱《審理指南》）第7.1條第1款第5項規(guī)定，商標申請人明顯缺乏真實使用意圖，大量申請注冊商標，且缺乏正當理由的，可以認定違反《商標法》第四條的規(guī)定。[1]
需要指出的是，在我國商標法體系下，并無防御性商標注冊的制度設(shè)計。因此，即使申請注冊的商標本身并未復(fù)制、摹仿、抄襲他人商標、其他商業(yè)標識或者公有領(lǐng)域既有名稱，但若足以證明其短期內(nèi)大量申請注冊商標已超出其經(jīng)營所需，在未提交相反證據(jù)證明的情況下，因其行為已構(gòu)成囤積商標行為，擾亂了我國商標注冊秩序，可以認定構(gòu)成“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”。具體來說，短期內(nèi)大量申請注冊商標行為違反《商標法》第四條第一款之規(guī)定，需要同時滿足“不以使用為目的”及“惡意”兩個要件。不過，因申請注冊人的主觀狀態(tài)不易直接確定，實踐中一般通過其注冊行為本身的客觀表現(xiàn)并運用邏輯推理和日常生活經(jīng)驗法則進行推定。當然，有相反證據(jù)足以推翻該推定的除外，具體可以從以下四個層面進行考量。
一、申請人申請注冊商標的具體情況
一般來說，大量申請注冊與他人具有一定知名度或者較強顯著特征的相同或者近似商標；大量申請注冊除商標以外的與他人具有一定知名度的相同或者近似商業(yè)標識；大量申請注冊行政區(qū)劃名稱、景點名稱、建筑物名稱等相同或者近似的商標或者在短期內(nèi)大量申請注冊商標明顯超出其經(jīng)營所需等情形，均可認定構(gòu)成《商標法》第四條第一款之規(guī)定。就短期內(nèi)大量申請注冊商標而言，一般可以從申請注冊的時間跨度、申請數(shù)量、指定使用的商品或服務(wù)類別等角度審查。同時，審查申請人能否就申請注冊的商標創(chuàng)作來源提交證據(jù)證明或予以合理解釋，而非復(fù)制、摹仿或者攀附他人既有商標或其他商業(yè)標識等。
具體到本案中，吉利公司及其關(guān)聯(lián)公司在2020年12月24日至2021年3月10日期間，共計申請了900余件商標，涉及多個商品或服務(wù)類別，從申請注冊的時間跨度、申請數(shù)量、指定使用的商品或服務(wù)類別等角度看，同時結(jié)合在商標評審階段吉利公司提交的證據(jù)，國家知識產(chǎn)權(quán)局認定上述行為系短期內(nèi)大量申請注冊商標進而違反《商標法》第四條第一款之規(guī)定并無不當。此外，就訴爭商標標志本身來說，基于在案證據(jù)及吉利公司的解釋，訴爭商標“極氪”系吉利公司獨創(chuàng)，且“極氪”商標在電動汽車等商品上經(jīng)使用已有一定知名度和影響力，訴爭商標具有一定顯著特征。同時，吉利公司申請注冊的900余件商標中還包括除“極氪”之外的其他商標，均非復(fù)制、摹仿、抄襲或攀附他人既有商標或商業(yè)標識等情形[2]。
二、申請人的自身情況
申請人的自身情況指的是申請人申請商標的情況與其經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍、經(jīng)營發(fā)展所需等是否匹配，是否超出申請人正常的生產(chǎn)經(jīng)營需求。
具體到本案，就訴爭商標申請人吉利公司來說，根據(jù)其營業(yè)執(zhí)照所載明的信息，該公司成立于2003年，注冊資本為10.3億元人民幣，經(jīng)營范圍除涉及汽車領(lǐng)域外，還包括工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展、電機制造、集成電路芯片及產(chǎn)品制造、工業(yè)設(shè)計服務(wù)、專業(yè)設(shè)計服務(wù)、企業(yè)管理、企業(yè)管理咨詢、技術(shù)進出口、貨物進出口、業(yè)務(wù)培訓等，經(jīng)營范圍較廣，故吉利公司具備一定的經(jīng)營規(guī)模和使用訴爭商標的能力。由此，體現(xiàn)申請人使用訴爭商標能力的經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍等情況亦是認定申請注冊商標的行為是否違反《商標法》第四條第一款的考慮因素之一，若申請人不具備相應(yīng)使用能力而短期內(nèi)申請注冊大量商標，一般應(yīng)認定為違反該規(guī)定。例如，在某商行訴國家知識產(chǎn)權(quán)局商標申請駁回復(fù)審行政糾紛一案中，申請人系經(jīng)營范圍為糖、酒、飲用水、飲料、預(yù)包裝食品、文具用品、五金批發(fā)及零售的個體工商戶，其先后申請注冊了40余件商標，包括與知名景點、縣級以上行政區(qū)劃名稱、他人知名品牌等相同或者近似的標志，北京市高級人民法院二審判決認定訴爭商標的注冊申請違反了《商標法》第四條第一款之規(guī)定。[3]
三、申請人是否具有真實使用意圖的合理抗辯事由
《審理指南》第7.1條第2款規(guī)定，前述商標申請人主張具有真實使用意圖，但未提交證據(jù)證明的，不予支持。因此，就短期內(nèi)大量申請注冊商標，若申請人舉證證明其具有真實使用意圖，則可以認定訴爭商標的注冊申請不構(gòu)成《商標法》第四條第一款之規(guī)定。就具體舉證要求，可以從訴爭商標實際使用的證據(jù)和準備使用的證據(jù)兩個層面予以考慮。
具體到本案，吉利公司上訴主張其已將訴爭商標使用在本案指定的商品上，足以證明其對訴爭商標的真實使用意圖。經(jīng)審理認定，吉利公司除在電動汽車等商品上使用“極氪”商標外，其在原審訴訟中提交了在第18類商品上的實際使用證據(jù)，包括在箱、包、傘等商品上實際使用的框架協(xié)議、采購訂單、發(fā)票，以及吉利公司在其“極氪”APP和“極氪訂閱”APP上銷售箱、包、傘等商品的證據(jù)，足以證明其在“行李箱、背包、傘”商品上已經(jīng)就訴爭商標進行了實際使用或具有使用意圖。
此外，本案中就準備使用的證據(jù)，吉利公司在二審訴訟期間補充提交了極氪ZEEKR天貓和京東旗艦店銷售網(wǎng)頁公證書，證明其已在電商平臺開通“極氪”品牌店鋪，銷售訴爭商標指定使用的“傘”等商品。經(jīng)法院審查，該“極氪”店鋪確已開通上線并已有多種商品對外銷售，本案第18類商品上有極氪“傘”銷售，構(gòu)成實際使用證據(jù)，但部分類別商品并未上線相關(guān)產(chǎn)品，結(jié)合吉利公司提交的在案相關(guān)證據(jù)及其陳述，可以將其視為準備使用證據(jù)，證明其實際使用意圖。
四、申請人提交商標使用證據(jù)的證明程度
《審理指南》第19.9條就《商標法》第四十九條第二款的適用規(guī)定，訴爭商標在核定商品上構(gòu)成使用的，可以維持與該商品類似的其他核定商品上的注冊。因此，在撤銷連續(xù)三年不使用行政訴訟中，申請人需要舉證證明其在訴爭商標核定使用的商品上進行了實際使用，且該種使用需要覆蓋訴爭商標核定使用的全部類似群組，單純?yōu)榱司S持訴爭商標注冊進行象征性使用的，不構(gòu)成撤銷連續(xù)三年不使用行政訴訟中的使用標準。相比于《商標法》第四十九條第二款，《商標法》第四條第一款并不要求當事人就訴爭商標指定使用的全部商品均提交實際使用或者使用準備的證據(jù)。根據(jù)《審理指南》第7.1條之規(guī)定，申請人只要舉證證明其具有訴爭商標使用意圖即可，否則過于苛責當事人的證明責任與證明標準，亦不當增加當事人的經(jīng)營成本與未來經(jīng)營風險。
具體到本案，吉利公司雖未就訴爭商標指定使用的第18類全部商品（類似群組為1801-1802；1804-1806）舉證證明實際使用，但其舉證證明其在第18類的部分商品上，例如1802、1804群組的“行李箱、背包、傘”商品上進行了實際使用。此外，吉利公司亦提交了在部分電商平臺開設(shè)網(wǎng)店及銷售訴爭商標指定使用商品情況的證據(jù)，盡管該證據(jù)亦未能證明訴爭商標在全部指定使用商品上進行了實際使用，但上述證據(jù)足以證明吉利公司在訴爭商標指定使用的部分商品上進行了使用，亦能證明吉利公司的使用意圖，故法院最終認定訴爭商標的注冊申請不違反《商標法》第四條第一款之規(guī)定。
注釋
[1] 《北京市高級人民法院商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第7.1【商標法第四條的適用】商標申請人明顯缺乏真實使用意圖，且具有下列情形之一的，可以認定違反商標法第四條的規(guī)定：（1）申請注冊與不同主體具有一定知名度或者較強顯著特征的商標相同或者近似的商標，且情節(jié)嚴重的；（2）申請注冊與同一主體具有一定知名度或者較強顯著特征的商標相同或者近似的商標，且情節(jié)嚴重的；（3）申請注冊與他人除商標外的其他商業(yè)標識相同或者近似的商標，且情節(jié)嚴重的；（4）申請注冊與具有一定知名度的地名、景點名稱、建筑物名稱等相同或者近似的商標，且情節(jié)嚴重的；（5）大量申請注冊商標，且缺乏正當理由的.前述商標申請人主張具有真實使用意圖，但未提交證據(jù)證明的，不予支持.
[2] 例如，在北京市高級人民法院（2021）京行終7331號案中，法院認定申請人在多個商品或服務(wù)類別上申請注冊了包括“馬蜂窩解鎖”“途牛解鎖”“去哪兒解鎖”等多件商標，具有抄襲、摹仿他人知名商標、企業(yè)名稱的意圖，超出了正常合理的使用范圍，構(gòu)成《商標法》第四條第一款規(guī)定的情形.
[3] 北京市高級人民法院（2021）京行終1996號、（2021）京行終2143號行政判決書.
排版：劉穎（實習）
