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《商標法》第四十四條第一款中“以其他不正當手段取得注冊”規(guī)定（簡稱“以其他不正當手段取得注冊”條款）的適用要件雖在司法實踐中已有一定程度的共識，但在規(guī)制主體、所侵害的權(quán)益性質(zhì)、適用例外、與《商標法》其他條款的適用選擇等方面仍存有不少爭議。
一、案情：
我公司代理的第20101992號“阿瓦隆”文字商標（下稱訴爭商標）由濟寧佳煌文化發(fā)展有限公司（下稱佳煌公司）于2016年5月26日申請注冊，核定使用在第28類“游戲機；木偶”等商品上，專用期限至2027年7月13日。
2023年3月22日，〔2022〕第78965號《關(guān)于第20101992號“阿瓦隆”商標無效宣告請求裁定書》（下稱被訴裁定）認定，佳煌公司在第28類商品上注冊有“駱駝大賽”“奧丁的盛會”“奧丁的盛宴”等多件與他人桌游名稱相同或近似的71件商標。其中，“奧丁的盛會”“奧丁的盛宴”商標分別經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局以構(gòu)成《商標法》第四十四條第一款所指“以其他不正當手段取得注冊”的情形為由予以無效宣告。據(jù)此，訴爭商標的注冊已違反2013年《商標法》第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”的規(guī)定，應(yīng)予無效宣告。國家知識產(chǎn)權(quán)局依照2013年《商標法》第四十四條第一款，2019年《商標法》第四十四條第一款、第三款和第四十六條的規(guī)定，裁定：訴爭商標予以無效宣告。
佳煌公司不服被訴裁定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。
二、審判：
北京知識產(chǎn)權(quán)法院查明：（2020）京73行初2706號判決（下稱第2706號判決）認定，佳煌公司利害關(guān)系人早于煙臺百游文化傳媒有限公司（下稱百游公司）關(guān)聯(lián)主體在淘寶平臺中銷售“抵抗組織新版《阿瓦隆》中文版”。因此，佳煌公司的證據(jù)可以證明其先于百游公司及其利害關(guān)系人使用訴爭商標。故該案認定，訴爭商標的申請注冊不構(gòu)成2013年《商標法》第十五條第二款規(guī)定的情形。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為：本案中，第2706號判決已經(jīng)認定佳煌公司使用“阿瓦隆”商標的時間早于百游公司。雖然佳煌公司申請注冊的部分商標被宣告無效，但本案證據(jù)無法證明訴爭商標存在以其他不正當手段取得注冊的情形，且當事人對于訴爭商標實際投入商業(yè)使用不持異議，故訴爭商標不構(gòu)成“以其他不正當手段取得注冊”的情形。國家知識產(chǎn)權(quán)局對此認定有誤。綜上，被訴裁定主要證據(jù)不足，適用法律錯誤，應(yīng)予撤銷。
百游公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。
北京市高級人民法院另查明下述事實：1.訴爭商標于2016年5月26日由濟寧欣頤商貿(mào)有限公司（下稱欣頤商貿(mào)公司）申請注冊，于2018年7月6日經(jīng)核準轉(zhuǎn)讓至佳煌公司。2.2018年1月23日前，佳煌公司法定代表人林彬彬系欣頤商貿(mào)公司法定代表人。3.2014年至2020年期間，除訴爭商標外，欣頤商貿(mào)公司在第28類“游戲棋牌器具；紙牌”等商品上另注冊有“冒險召喚”“誰是牛頭王”“馬尼拉”“步步圍營”“抵抗組織”“冷戰(zhàn)熱斗”等9件商標。4.《誰是牛頭王》《步步為營》均系20世紀90年代即在德國等地推出的桌游；《抵抗組織》系《阿瓦隆》游戲的前身，于2009年發(fā)布，2012年《抵抗組織·阿瓦隆》游戲發(fā)布；《冷戰(zhàn)熱斗》游戲于2009年推出。
北京市高級人民法院認為，本案中，考慮到以下因素：1.訴爭商標原申請人欣頤商貿(mào)公司申請了多件與他人在先知名桌游名稱相同或近似的商標；2.訴爭商標標志與在先推出并具有一定知名度的“阿瓦隆”游戲名稱完全一致；3.在訴爭商標申請之時，訴爭商標原申請人與佳煌公司的法定代表人同一；4.佳煌公司在第28類商品上注冊有71件商標，其中包括“駱駝大賽”“奧丁的盛會”“奧丁的盛宴”等多件與他人桌游名稱相同或近似的商標；5.佳煌公司關(guān)聯(lián)主體早于百游文化公司銷售“阿瓦隆”相關(guān)游戲并非判斷訴爭商標的申請注冊是否違反2013年《商標法》第四十四條第一款規(guī)定應(yīng)予考慮的因素。綜上，訴爭商標的申請注冊構(gòu)成2013年《商標法》第四十四條第一款規(guī)定的“以其他不正當手段取得注冊”的情形。北京市高級人民法院判決：1.撤銷一審判決；2.駁回佳煌公司的訴訟請求。
三、重點分析：
“以其他不正當手段取得注冊”條款的諸多適用困惑，需溯及《商標法》第四十四條第一款的立法沿革和立法意愿，并在實踐檢視的基礎(chǔ)上進行深入討論。鑒于過往已有學者對此進行較為詳盡的梳理和分析，加之篇幅所限，本文僅選取近三年來該條款適用過程中爭議相對集中的四個問題進行具體分析。
（一）訴爭商標轉(zhuǎn)讓情形下“以其他不正當手段取得注冊”條款所規(guī)制的主體范圍“
以其他不正當手段取得注冊”條款規(guī)制的是訴爭商標取得注冊的行為，因此，認定訴爭商標是否屬于該條規(guī)制情形，應(yīng)以訴爭商標取得注冊時的事實狀態(tài)作為判斷依據(jù)。由此，在認定其所規(guī)制的主體范圍時，原則應(yīng)以訴爭商標的原申請人作為考察對象。例如，在“探路者及圖”商標權(quán)無效宣告請求行政糾紛一案中，法院依法調(diào)取了訴爭商標原申請人彭某林的商標注冊申請材料，彭某林名下無其他“探險者”商標或其他商標。在此基礎(chǔ)上，即便訴爭商標受讓人野營者公司先后在多個商品或服務(wù)上申請了100余件“探險者”或與其近似的商標，在無證據(jù)證明彭某林與野營者公司之間存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，且野營者公司對其名下商標進行了實際使用的情形下，法院認定，訴爭商標的注冊未構(gòu)成“以其他不正當手段取得注冊”的情形，維持了訴爭商標的注冊。[3]
當訴爭商標原申請人與受讓人之間存在相當程度的關(guān)聯(lián)關(guān)系，且受讓人受讓訴爭商標后，持續(xù)或集中于某一期間內(nèi)，申請注冊與他人知名度較高的商標相同或近似的商標，則此種情形下，一般應(yīng)將原申請人和受讓人的申請注冊行為一并考量。本案中，訴爭商標原申請人欣頤商貿(mào)公司在訴爭商標申請之時，其與佳煌公司的法定代表人同一，二者存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。此種情形下，結(jié)合欣頤商貿(mào)公司申請了包括訴爭商標在內(nèi)的9件與他人在先知名桌游名稱相同或近似的商標，佳煌公司受讓訴爭商標后在第28類商品上注冊有“駱駝大賽”“奧丁的盛會”“奧丁的盛宴”等多件與他人桌游名稱相同或近似的71件商標等因素，法院認定，訴爭商標的申請違反“以其他不正當手段取得注冊”條款。
（二）“以其他不正當手段取得注冊”條款在損害公共利益與特定民事權(quán)益之間的平衡適用
《商標法》第四十四條第一款“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”這一規(guī)定屬于所有撤銷事由的兜底條款或侵犯私權(quán)外的撤銷事由兜底條款歷來存有爭議。[4]最高人民法院通過相關(guān)司法解釋對此予以了澄清，從《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第19條以及2017年3月1日起施行的《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十四條的文義看[5]，其將“其他不正當手段”作為《商標法》第四十四條第一款絕對事由中的兜底條款，而非注冊商標無效的兜底條款。[6]既是《商標法》第四十四條第一款絕對事由的兜底條款，則適用“以其他不正當手段取得注冊”條款時，原則上應(yīng)考慮商標的注冊是否侵害公共利益而非特定民事主體的私權(quán)益。
在具體案件的適用中，并非訴爭商標的注冊涉及特定民事主體私權(quán)益，該主體即不能主張適用“以其他不正當手段取得注冊”條款。當訴爭商標申請人的申請注冊行為既侵害了特定民事主體的私權(quán)益，也損害了公共利益，可以認定屬于該條款所指情形。在“賓利凱樂莊園”商標權(quán)無效宣告行政糾紛一案中，法院認為，東方明日公司申請注冊200余件商標，其中90余件商標與賓利汽車公司的商標高度近似，還有部分商標與知名葡萄酒品牌和運動員姓名近似，前述行為具有明顯的復(fù)制、抄襲他人知名商標的主觀故意，不正當占用了公共資源，違反公序良俗原則；并進而認定，東方明日公司大規(guī)模的注冊行為超出了實際生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擾亂了商標注冊管理秩序，違反了《商標法》第四十四條第一款的規(guī)定。[7]
關(guān)于訴爭商標申請人僅申請注冊與特定主體商標或品牌相同或近似的商標的情形是否可以適用“以其他不正當手段”條款的問題，實踐中爭議較大。有觀點認為，此種情況屬于僅侵害特定民事主體私權(quán)益的情形，應(yīng)適用相對事由條款對訴爭商標提出無效宣告申請，否則將不當擴大《商標法》第四十四條第一款的適用范圍，也與該條款的立法精神和原意不符。[8]對此，本文基于如下兩點考慮，認為此種情形可以適用“以其他不正當手段取得注冊”條款：第一，從行為本質(zhì)看，當他人品牌或商標的知名度較高甚至達到眾所周知的程度，但申請人仍在多個商品或服務(wù)類別上搶注與之相同或近似的商標，可以推定其一般存在攀附他人品牌或限制對手競爭或以銷售商標為目的，牟取不正當利益的情形。此種情形下，申請人的行為本身已偏離商標注冊的目的，屬于干擾商標注冊秩序的行為。第二，從實際效果看，如對此種明顯存在不正當性的申請注冊行為，仍要求在先權(quán)利人適用相對事由條款提出主張，其可能因相對事由條款的適用要件和審查標準而未能獲得支持，或雖可以獲得支持，但需要付出過重的維權(quán)成本。從此角度，如不允許此種情形下適用“以其他不正當手段取得注冊”條款對訴爭商標申請人的申請注冊行為進行整體打擊，無疑既是對行政資源、司法資源的浪費，也是對惡意搶注行為的縱容，此亦難謂非對公共利益的損害。
事實上，北京市高級人民法院2019年發(fā)布的《商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》（下稱《審理指南》）第17.3條中關(guān)于“針對同一商標權(quán)利人的商標在不相同或不類似商品或者服務(wù)上申請注冊的”，屬于“申請注冊多件商標，且與他人具有較強顯著性的商標或者較高知名度的商標構(gòu)成相同或者近似”的情形之一的規(guī)定，亦闡明了上述觀點；司法實踐中的相關(guān)案例也表明了相同觀點。
此外，值得注意的是，此處的“多件商標”并非一定要求注冊的商標數(shù)量達到“規(guī)模性”程度，具體數(shù)量需結(jié)合被搶注品牌或商標的知名度、被搶注商標蘊含的特殊含義、訴爭商標申請人的其他惡意表現(xiàn)等進行綜合認定。例如，在“eviansolar”商標權(quán)無效宣告行政糾紛一案中，春風公司雖僅注冊了5件商標，但法院結(jié)合依云公司“依云”商標在礦泉水商品上的較高知名度，春風公司注冊的商標均為“依云”“evian”或包含“依云”“evian”的“依云凈水”“evianwater”等商標，春風公司注冊的商品類別為“供水設(shè)備；水凈化設(shè)備和機器”等與礦泉水相關(guān)聯(lián)的商品，且在案證據(jù)未證明春風公司對上述商標進行了使用等因素，認定訴爭商標的申請注冊違反了“以其他不正當手段取得注冊”條款。[9]在“一得閣”商標權(quán)無效宣告行政糾紛一案中，法院認為，鑒于一得閣文化公司曾獲授權(quán)取得“一得閣”字號的使用權(quán)，故其應(yīng)當知曉一得閣墨業(yè)公司及其產(chǎn)品和商標的注冊使用情況。而一得閣文化公司在第35類、第36類以及第42類服務(wù)上共注冊了10余件“一得閣”或“一得閣及圖”商標，且標志與一得閣墨業(yè)公司的商標完全相同，可見其主觀惡意明顯。另外，一得閣墨汁制作技藝曾被評為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目，表明一得閣墨汁制作技藝既是以非物質(zhì)形態(tài)存在的、世代相承的傳統(tǒng)文化，又是一種以人為核心的技藝、經(jīng)驗、精神的文化遺產(chǎn)，這種“非遺”屬性所代表一得閣墨汁的文化內(nèi)涵和精神價值與社會公眾的利益密切相關(guān)。可見，訴爭商標的注冊不僅損害了特定民事權(quán)益，更是對公共利益的損害。[10]
（三）“以其他不正當手段取得注冊”條款的適用例外
《審理指南》第17.4條規(guī)定，訴爭商標申請注冊的時間較早，且在案證據(jù)能夠證明訴爭商標申請人對該商標具有真實使用意圖并實際投入商業(yè)使用的，可以構(gòu)成“其他不正當手段”具體情形的例外。但需要注意的是，在適用上述規(guī)定認定構(gòu)成“其他不正當手段”的例外時，應(yīng)嚴格把握適用要件，既要同時滿足注冊時間、使用意圖和使用行為的要件，也要考慮訴爭商標使用規(guī)模、經(jīng)使用后形成的知名度、訴爭商標申請人名下除訴爭商標之外的其他商標是否進行了實際使用、訴爭商標申請人所屬行業(yè)的性質(zhì)，以及在案其他證據(jù)是否顯示商標申請人具有明顯的惡意搶注情節(jié)。[11]
本案中，雖百游公司亦對佳煌公司對訴爭商標進行了實際使用這一事實不持異議，但考慮到訴爭商標申請注冊時的主觀惡意程度、訴爭商標使用的范圍和規(guī)模，法院依然認定訴爭商標的使用事實不足以推翻其注冊手段的不正當性。在涉三七互娛公司商標權(quán)無效宣告行政糾紛系列案件中，法院根據(jù)三七互娛公司及其網(wǎng)游平臺用戶的規(guī)模、其所獲得的網(wǎng)游游戲版號與訴爭商標標志的對應(yīng)性、實際投入運營的網(wǎng)絡(luò)游戲情況，認為三七互娛公司申請的3000余件商標主要對應(yīng)其公司字號或主營業(yè)務(wù)、代理或提出的游戲中的IP名稱、獲得版號的游戲名稱、與之存在合作的游戲名稱，并考慮到網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)衍生產(chǎn)品或服務(wù)類型的逐漸多樣化這一客觀情形，進而認定三七互娛公司申請注冊訴爭商標具有真實使用意圖，且與其推出的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)游戲具有較大關(guān)聯(lián)性，系其運營所需，未構(gòu)成“以其他不正當手段取得注冊”的情形。[12]
（四）“以其他不正當手段取得注冊”條款與其他條款的適用選擇
1.與“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”條款的選擇適用
從文義解釋的角度，“以其他不正當手段取得注冊”條款適用的對象為“已經(jīng)注冊的商標”。在2019年《商標法》修改之前，商標評審機構(gòu)基于法律適用的統(tǒng)一性，對該條款的適用范圍進行了一定的擴張。在“清樣”商標異議復(fù)審行政糾紛一案中，北京市高級人民法院認為，盡管《商標法》第四十四條第一款規(guī)定不能直接適用于商標異議程序，但因其立法精神在于貫徹公序良俗，維護良好的商標注冊秩序，營造良好的商標市場環(huán)境，該項規(guī)定的立法精神應(yīng)貫穿于商標授權(quán)及撤銷程序的始終，故商標異議程序中可以參照前述規(guī)定。[13]
在2019年《商標法》第四條新增“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應(yīng)當予以駁回”的規(guī)定（下稱“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”條款），2019年《商標法》第四十四條第一款的絕對事由新增“第四條”后，在對“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”條款與“以其他不正當手段取得注冊”條款二者進行選擇適用時，可進行如下考慮：《商標法》第四十四條第一款與第四條均系規(guī)制惡意申請注冊商標的規(guī)定，其在立法目的上存在一定程度上的同一性。而結(jié)合《商標法》第四十四條第一款之文義，《商標法》第四條系對商標進行無效宣告的絕對理由之一，因此，在相關(guān)案件已經(jīng)適用《商標法》第四條規(guī)制訴爭商標的申請注冊之情形下，不應(yīng)再適用《商標法》第四十四條第一款規(guī)定。
2.與馳名條款的適用選擇
根據(jù)《審理指南》第17.5條規(guī)定，在對訴爭商標不予注冊或無效宣告時，《商標法》其他條款應(yīng)優(yōu)先于第四十四條第一款適用。由于馳名條款的“強保護”效力，其適用遵循按需認定的原則。因此，當可以適用其他條款對訴爭商標無效宣告的，一般不再適用馳名條款。基于此，當個案中“以其他不正當手段取得注冊”與馳名商標認定同時存在時，存在認定構(gòu)成“其他不正當手段”還是按需認定構(gòu)成馳名商標的適用爭議。
對此，結(jié)合兩個層面進行分析，第一，從商標法規(guī)范體系看，“以其他不正當手段取得注冊”條款是《商標法》第四十四條第一款絕對事由中的兜底條款；而馳名條款屬于基于相對事由提出主張的條款。因此，在適用邏輯上后者應(yīng)優(yōu)先適用。第二，從適用效果看，“以其他不正當手段取得注冊”條款的適用除對訴爭商標直接宣告無效外，還具有較強的“無效輻射”效應(yīng)，可為他人針對前案適用該條款時明確列舉或雖未明確列舉但將其計算入申請人不當申請的商標數(shù)量的商標提出無效宣告請求提供了具有事實約束力的依據(jù)。而馳名條款即便在前案中認定了馳名商標，但在后案中仍需個案認定是否構(gòu)成馳名，故相較于前者其對申請人的影響較為有限。因此，從司法謙抑的角度，馳名條款的適用亦應(yīng)優(yōu)先。在“士力架”商標權(quán)無效宣告行政糾紛、“南方捷豹”商標權(quán)無效宣告行政糾紛等案件中，法院均優(yōu)先適用《商標法》第十三條第三款規(guī)定對訴爭商標予以無效，對《商標法》第四十四條第一款不再適用
