一件專利申請(qǐng)中經(jīng)常出現(xiàn)多個(gè)權(quán)利要求，甚至多組權(quán)利要求，因此，單一性是審查過程中的基本內(nèi)容。然而，單一性審查既涉及技術(shù)、法律問題，又要考慮經(jīng)濟(jì)因素，也正是因此，其成為審查過程中的一個(gè)難點(diǎn)。在本文中，筆者將結(jié)合一個(gè)駁回案例，對(duì)單一性審查問題進(jìn)行初步探討，希望能對(duì)讀者有所啟發(fā)。
案情介紹
本案涉及一種催化劑系統(tǒng)，共16項(xiàng)權(quán)利要求，其中權(quán)利要求1如下：一種負(fù)載催化劑系統(tǒng)，其包括可通過使下列物質(zhì)接觸而獲得的產(chǎn)物：a)式(I)加合物……b)至少一種選自式(II)、(III)和(IV)化合物的化合物（注：結(jié)構(gòu)式從略）。
審查員在第一次審查意見通知書（下稱一通）中指出：權(quán)利要求1分為3個(gè)技術(shù)方案，組分b)選自式（II）、（III）和（IV）所述化合物的催化劑系統(tǒng)分別稱為技術(shù)方案A、B、C；根據(jù)本申請(qǐng)的背景技術(shù)記載的現(xiàn)有技術(shù)，三者之間不具有單一性；評(píng)述技術(shù)方案A以及引用它的權(quán)利要求的新穎性、創(chuàng)造性。
申請(qǐng)人提交了意見陳述書以及修改后的權(quán)利要求書，刪除了技術(shù)方案A、C以及相關(guān)權(quán)利要求，僅保留了審查員未曾評(píng)述過的技術(shù)方案B以及相關(guān)權(quán)利要求。
審查員發(fā)出第二次審查意見通知書（下稱二通），指出上述修改屬于不能予以接受的情況，不符合專利法實(shí)施細(xì)節(jié)第51條第3款（R51.3）的規(guī)定；并以修改前的文本作為審查文本，再次評(píng)述了技術(shù)方案A以及相關(guān)權(quán)利要求的新穎性、創(chuàng)造性；并告知申請(qǐng)人，在指定的答復(fù)期限內(nèi)，如果申請(qǐng)人所提交的修改文本仍然不符合R51.3的規(guī)定，審查員將依據(jù)修改前的文本進(jìn)行審查，作出駁回決定，如果逾期不答復(fù)，該申請(qǐng)將被視為撤回。
申請(qǐng)人再次提交了意見陳述書，并未修改申請(qǐng)文件，其認(rèn)為在答復(fù)一通時(shí)所作的修改符合R51.3的規(guī)定。
審查員基于修改前的文本，以技術(shù)方案A與引用它的權(quán)利要求不具備新穎性、創(chuàng)造性而駁回上述申請(qǐng)。
案例分析
審查員根據(jù)說明書背景技術(shù)的記載，確定上述3個(gè)技術(shù)方案之間缺乏單一性，同時(shí)，審查員也進(jìn)行了必要的檢索并評(píng)價(jià)了第一組權(quán)利要求的新穎性、創(chuàng)造性。
申請(qǐng)人在答復(fù)一通時(shí)保留的權(quán)利要求是審查員未曾評(píng)價(jià)新穎性、創(chuàng)造性的權(quán)利要求。在這種情況下，審查員發(fā)出二通，指出申請(qǐng)人以克服發(fā)明缺乏單一性的缺陷為目的，刪除了經(jīng)審查員檢索和評(píng)述的權(quán)利要求，而保留了與該權(quán)利要求不具備單一性的其他未經(jīng)檢索的權(quán)利要求，上述修改屬于不能予以接受的情況；并告知申請(qǐng)人相應(yīng)的法律后果。從程序節(jié)約的角度上講，審查員的上述處理方式是合理的。
答復(fù)二通時(shí)，申請(qǐng)人未修改申請(qǐng)文件，并認(rèn)為審查員在一通中只是指出單一性缺陷，對(duì)其中一組權(quán)利要求進(jìn)行的其他審查只是為了加速審查。申請(qǐng)人刪除其中的第一組權(quán)利要求，而只保留第二組權(quán)利要求，是按審查意見通知書的要求進(jìn)行的，是符合R51.3的規(guī)定。申請(qǐng)人選擇具有授權(quán)前景的一組權(quán)利要求而放棄審查員指出的沒有新穎性、創(chuàng)造性的一組權(quán)利要求是合乎常規(guī)的，這種選擇是申請(qǐng)人的權(quán)利。因此，申請(qǐng)人認(rèn)為一通時(shí)提交的修改文本符合R51.3的規(guī)定。
筆者認(rèn)為，表面上看，上述陳述似乎是合理的；但是從單一性的立法目的來看，上述陳述則不一定合理。單一性立法的主要目的有兩個(gè)：從經(jīng)濟(jì)的角度，為了防止申請(qǐng)人只支付一件專利的費(fèi)用而獲得幾項(xiàng)不同發(fā)明或者實(shí)用新型專利的保護(hù)。從技術(shù)的角度，為了便于專利申請(qǐng)的分類、檢索和審查。
從經(jīng)濟(jì)上考慮，審查員在一通中既指出了單一性問題，也指出了第一組權(quán)利要求的新穎性、創(chuàng)造性問題，申請(qǐng)人刪除了第一組權(quán)利要求，保留了第二組權(quán)利要求。筆者認(rèn)為，此時(shí)如果審查員接受這樣的修改文本，會(huì)與單一性的立法目的不一致。從技術(shù)上考慮，技術(shù)方案A、B中式(II)、(III)所示的組分b)在結(jié)構(gòu)上存在很大差異，沒有相同環(huán)結(jié)構(gòu)，要求審查員在一次檢索過程中完成這兩個(gè)技術(shù)方案可能也是不現(xiàn)實(shí)的。
審查員基于修改前的文本，以技術(shù)方案A與引用它的權(quán)利要求不具備新穎性、創(chuàng)造性，駁回了上述申請(qǐng)。筆者認(rèn)為，這樣操作符合程序節(jié)約原則。以修改前的文本為基礎(chǔ)，由于審查員已經(jīng)兩次告知相關(guān)權(quán)利要求不具備新穎性、創(chuàng)造性，并一次告知不做修改的后果，而申請(qǐng)人又未做修改，此時(shí)駁回，符合聽證原則。但是，還需要考察這樣操作是否符合請(qǐng)求原則。
根據(jù)R51.1、R51.3的規(guī)定，申請(qǐng)人在主動(dòng)修改的期限內(nèi)選擇保留哪一組權(quán)利要求是申請(qǐng)人的權(quán)利；但在答復(fù)審查意見通知書時(shí)需要針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行修改，并不一定有自由選擇保留哪一組權(quán)利要求的權(quán)利。筆者認(rèn)為上述修改文本不是依法正式呈請(qǐng)審查的申請(qǐng)文件，因而不屬于R51.3規(guī)定的可以接受的情形。
從行政效率與公平的角度講，需要遵循效率優(yōu)先、兼顧公平的原則。如果在二通之后接受上述修改文本，則會(huì)明顯延長(zhǎng)審查周期，耗費(fèi)行政資源。其次，申請(qǐng)人既然在背景技術(shù)中提到3個(gè)技術(shù)方案之間共同技術(shù)特征組成的技術(shù)方案，通常應(yīng)當(dāng)意識(shí)到三者之間的單一性問題。再次，審查員按照權(quán)利要求的順序評(píng)價(jià)第一組權(quán)利要求也是符合常規(guī)的，因此兼顧了公平。最后，對(duì)于此案涉及的情況，筆者認(rèn)為這應(yīng)當(dāng)屬于審查員自由裁量的范圍。 （轉(zhuǎn)）
